美国达凯律师事务所

前言:美国商标注册需要向美国专利与商标局(U.S. Patent and Trademark Office, USPTO)提交申请。与中国商标的注册流程相比,美国商标额外多出了需要在商标注册完成前提交使用证明的要求,在商品或服务项的选择上也更加灵活。本系列文章共分为三部分,旨在对美国商标注册申请前期工作、商标审查中的常见问题和注册完成后的维护工作进行简要介绍,供涉及此项业务的读者参考。本文为第三篇,主要介绍商标获得注册后如何进行维护。

 


 

五、注册商标的使用与维护

本系列第一篇文章中曾提到,美国商标法律法规非常重视所有权人对商标的实际使用,因此设置了关于注册商标的维护与使用相关制度,要求所有权人在首次注册后的第5 - 6年期间和第10年期间需要分别提交商标的使用证明,只有在经过USPTO审核后相关商标才可继续有效或核准续展。此外USPTO还设置了审计机制,该机制与前述两项机制相辅相成,共同完善了美国商标的使用与维护制度。

(一)首次注册后第5 - 6年期间的维护

美国商标在首次注册后原则上获得10年的有效期,但为了维持该10年的有效期,USPTO要求商标所有权人应在注册后的第5-6年期间进行一次商标维护,即需要提交注册商标在注册后的第5-6年期间在核准注册的商品/服务项上的使用证据和商标维护声明。

如果经USPTO审核,相关使用证据被接受,那么注册商标在接下来的期间内将继续有效。以下三种情况下USPTO将不予核准商标的使用证明和维护声明。

(1)USPTO认为已提交的使用证据不能证明该商标在核准注册的商品/服务项上进行了实际使用;

(2)USPTO认为使用证据系伪造;

(3)所有权人未能在商标维护期或其宽限期(grace period)内提交使用证明。

未能获得USPTO核准的商标将不能在接下来的6-10年期间内继续有效,商标的有效期提前终止。

 

(二)首次注册后第10年的续展

如果商标所有权人在上述5-6年期间内成功完成了商标维护,并希望在商标到期后继续维持商标的有效注册,那么需要在商标10年的有效期到期前12个月内提交续展申请。

续展申请同样需要提交使用证明。USPTO对续展申请中使用证明的审核与上文相同。

经USPTO核准的注册商标将继续获得10年的有效期。但是第二个10年的有效期期间不需再进行5-6年期间的维护。商标只需要在接下来的每个10年期限前提交使用证明和续展申请即可。

 

(三)商标维护与续展时的审计机制

2017年12月,USPTO在商标注册后的第5-6年维护机制和10年续展机制中新增了一项审计机制(Post Registration Audit Program),该机制是USPTO进行的一项抽样检查程序,旨在确保注册商标被用在了核准注册的商品/服务项上。此项机制类似于中国商标法中的撤销三年连续不适用注册商标制度(“撤三”制度),但是撤三制度基于第三人的申请,而美国的审计制度则基于USPTO的主动开启。

1. 审计机制的分类

(1)随机审计:基于注册商标的类别和商品/服务数量随机选择,下文将主要介绍此种审计机制。

(2)定向审计:基于商标注册文件或使用证据中存在的可疑情况,如审查员发现提交的使用证明可能系伪造或被篡改。

2. 随机审计机制的设立原因

上文已介绍过,美国商标制度以使用制为原则,因此为了防止未实际使用的注册商标阻碍他人申请和提升商标注册系统的可靠性,USPTO在2017年设立了随机审计机制。该机制自2017年启动以来,已有超过50%被审计到的注册商标或其商品/服务向被删除或被取消注册,显著提升了注册数据的准确性。

3. 随机审计的触发条件

注册商标符合以下任一条件即可能被随机审计:

(1)至少一个类别中包含4项或以上商品/服务;

(2)至少两个类别中各包含2项或以上商品/服务。

实务中,商标在提交维护申请或续展申请的时间节点上容易被抽中随机审计。

4. 随机审计的方式和应对

被抽中随机审计的商标的所有权人会收到审查员会发出通知,要求为被指定审计的商品/服务向提供使用证明。所有权人应在审计通知规定的时间内进行答复并提交使用证明。

如果被审计商标确实未在被指定审计的商品/服务上使用,申请人可直接申请审查员从商标的核准注册项中删除该商品/服务项(此类申请需缴纳规费),此种删除不会影响其他未被审计到的商品/服务项的有效性。

5. 不当回应审计通知的后果

通常审查员会给予所有权人2次补正的机会。如果商标申请人未在规定期限内回应审计通知,或既没有一次性提交被指定审计的商品/服务的使用证明,也不申请删除未使用的商品/服务项,那么USPTO会视情况发出第二次或第三次的审查意见,仍未改正的,商标将被取消注册。

 

【参考资料】

[1] Trademark Manual of Examining Procedure (November 2025)

[2] 15 U.S.C. § 1058
[3] 15 U.S.C. § 1127 
[4] 15 U.S.C. § 1065
[5] 15 U.S.C. § 1115(b)

 

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(转自恒凯律师事务所https://www.hengkailaw.com/newsinfo/3155612.html)

美国商标注册基本流程概述(三)—— 注册商标的使用与维护